La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia
| Autor | Yira López-Castro |
| Cargo | Abogada de la Universidad del Rosario |
| Páginas | 353-378 |
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Mediante un acuerdo de coexistencia, los empresarios que usan marcas similares o iguales entre sí controlan el riesgo de utilización de sus respectivos signos en el mercado, estableciendo restricciones mutuas para su uso y explotación. En efecto, es de común ocurrencia el uso de marcas similares o iguales por titulares diferentes, pues, con frecuencia, el negocio que comenzó en un país se extiende a otras regiones en las que ya se encuentran registradas marcas similares, o incluso, empezando en el mismo territorio, los signos corresponden a nombres comunes de personas o lugares.
Precisamente, con el objeto de controlar el riesgo de confusión y con ello proteger a los consumidores, a los empresarios y al mercado mismo,1 sistemas marcarios, como el Andino, establecen registros públicos con efectos
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constitutivos,2 a la vez que instituyen controles para verificar que los signos sean distintivos,3 lícitos4 y que no afecten derechos de terceros.5
Con todo, esa función del Estado para controlar el riesgo de confusión podría ser cumplida por los propios titulares de marcas similares, mediante acuerdos que señalan "el modo de utilización de cada una de sus marcas, de modo que cada titular no ejerza sus derechos recíprocamente en contra"6 y que amparen, simultáneamente, intereses públicos7 y particulares.8 Ahora, si llegara a aceptarse semejante tesis, según la cual la autonomía privada9
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es habilitante para el registro de signos distintivos iguales o similares, habría que identificar cuáles son las condiciones para que un negocio jurídico de este tipo resulte eficaz,10 lo que conducirá a reflexionar sobre un asunto estructural e inabarcable: la relación entre las facultades de los particulares en sus declaraciones de consentimiento y la potestad11 del Estado mediante normas inderogables.
Para abordar el problema planteado, el escrito se dividirá en tres partes. En la primera (1), se harán algunas precisiones sobre el objeto de las declaraciones de consentimiento para la coexistencia de marcas en la Comunidad Andina. Posteriormente (2), se expondrán de manera sistemática los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la materia, lo que permitirá concluir (3), con un balance sobre las potestades y restricciones de los acuerdos para la coexistencia de registros marcarios en Colombia.
La normativa andina contempla la posibilidad de que se suscriban acuerdos para que las mercancías provenientes de un país miembro puedan ser comercializadas en el territorio de otro de la subregión, aun si en este existe registrada una marca igual a la que pretende entrar al país. Sin embargo, la posibilidad de que esos acuerdos se presenten para obtener el registro de marcas similares o iguales en un mismo país no aparece mencionada en norma alguna; tales acuerdos han sido el resultado de la práctica de los comerciantes que pretenden que sus marcas similares o idénticas estén registradas simultáneamente en el mismo territorio.
El artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina12 prohíbe que una mercancía se comercialice en el territorio de un país miembro
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si en este ya existe registrada una marca similar o idéntica a la que pretende entrar. No obstante, la gravosa consecuencia prevista en la norma -imposibilidad de comercializar las mercancías- puede ser evitada si los titulares de las marcas celebran contratos de comercialización denominados acuerdos de coexistencia de derecho, en los que i) se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios y, al mismo tiempo, ii) se respeten las normas sobre competencia.
Así que la prohibición de comercializar productos de un país miembro en otro país de la Comunidad Andina, cuando en este ya existan marcas idénticas o similares a las que pretenden entrar, no es absoluta. El artículo 159 de la Decisión ofrece una opción para su distribución en un país en el que exista ya un registro marcario similar o igual; la alternativa consiste en que los titulares de las marcas establezcan medidas que eviten la confusión de los consumidores sobre el origen de las mercancías, lo que permitiría, entonces, que en el territorio de un país coexistan productos o servicios con marcas similares.
Ahora bien, el supuesto de hecho consagrado en el artículo 159 es la existencia de marcas idénticas o similares para los mismos productos o servicios, registradas en distintos países miembros de la Comunidad Andina;13 la posibilidad de que esa coexistencia de registros marcarios se presente en el territorio de un país -no en el territorio de la subregión- no aparece expresamente regulada.14 Por tal motivo, habría que plantearse, entonces, si ¿son eficaces los acuerdos celebrados entre los titulares de marcas idénticas o similares para permitir el registro simultáneo de sus marcas en situaciones de coexistencia de hecho?
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Para resolver tal pregunta, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha intentado explicar si puede aplicarse la consecuencia prevista para la comercialización de productos con marcas iguales o similares (artículo 159 de la Decisión 486 de 2000) a la coexistencia de registros marcarios. Para ello, habrá que "atribuir a situaciones parcialmente idénticas (una prevista y otra no prevista en ley), las consecuencias jurídicas que señala la regla aplicable al caso previsto",15 para lo cual debe comenzarse por comparar las características de los supuestos de hecho consagrados en la norma con los que no lo están:
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Comparados los supuestos condicionantes, deben dilucidarse "los aspectos relevantes de los irrelevantes".16 En los supuestos, i) dos particulares distinguen sus productos o servicios con marcas iguales o parecidas y ii) existe una manifestación del consentimiento para permitir su uso simultáneo. Sobre la relevancia de estas similitudes,17 el Tribunal de Justicia ha señalado que en los contratos de coexistencia de registros a través de su consentimiento, expreso e inequívoco, el titular del derecho manifiesta, en lo principal, al solicitante del registro, su voluntad de convenir en la coexistencia
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de los signos, a pesar de la infracción del derecho al uso exclusivo del suyo, lo que hace aplicable, a la posibilidad excepcional del consentimiento del titular, la ratio iuris que subyace a la posibilidad excepcional del acuerdo de comercialización entre titulares de marcas idénticas o similares, para distinguir los mismos productos o servicios en la subregión.18
Por lo tanto, siguiendo la consecuencia prevista en el artículo 159, las marcas podrían ser registradas en un mismo país, siempre que los titulares acuerden mecanismos para evitar el riesgo de confusión.19 Desde luego, esa tarea será más sencilla mientras las posibilidades de asociación que existan per se entre las marcas sean mínimas, de tal manera que los signos sigan cumpliendo sus funciones.20 Así, el riesgo de confusión generado por la coexistencia de marcas disminuye o aumenta teniendo en cuenta i) la similitud o identidad de las marcas;21 ii) la similitud o identidad de los productos o servicios;22 iii) el tipo de consumidor al que va dirigido;23 y iv) el ámbito geográfico en donde se ofrezcan.
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Así las cosas, de conformidad con el razonamiento del Tribunal de Justicia, los acuerdos de coexistencia resultarían legítimos, pues no serían más que "instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares".24
Expuesto el objeto de los acuerdos de coexistencia marcaria de hecho en el contexto de la Comunidad Andina, se examinarán algunos acuerdos que han sido presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y las posiciones que sobre su eficacia ha seguido el Consejo de Estado (2).
La posibilidad de registrar marcas similares o iguales en Colombia a favor de dos titulares diferentes que han acordado su coexistencia ha sido objeto de estudio por el Consejo de Estado, que, al conocer de acciones contra las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que niegan el registro de las marcas objeto de los acuerdos de coexistencia, ha tomado posiciones disímiles.25 Algunas decisiones son muestra de una desconfianza tajante hacia la autonomía contractual inmersa en los convenios (2.1), pasando en otras oportunidades por ignorar que han sido presentados para efectos del cotejo marcario (2.2), y, en otros casos, tímidamente aceptar que las declaraciones de voluntad tienen eficacia para acceder a registros simultáneos (2.3).
En las primeras decisiones sobre la materia, el Consejo de Estado consideraba que la celebración de un acuerdo de coexistencia de marcas constituía un indicio de "inminente riesgo de confusión".26 Así, la presentación
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del acuerdo no sirvió más que como un criterio sospechoso de existencia de una conducta...
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