El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Núm. 9-2, Diciembre 2007 - Estudios Socio-Jurídicos - Libros y Revistas - VLEX 40821451

El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

AutorRicardo Metke Méndez
CargoSocio de la firma Baker y McKenzie. Es director de la Especialización de Propiedad Intelectual de la Universidad del Rosario y catedrático de la materia de Propiedad Industrial en la Universidad de los Andes.
Páginas82-110

Palabras claves: uso de la marca obligación, noción legal, causales de exoneración; acción de cancelación, derecho preferente, cancelación parcial, cancelación de la marca notoria. Obligatory Trademark Use. Legal Concept of Trademark Use, Legal Exemptions from Trademark Use, Cancellation for Non-Use, Preferential Right, Partial Cancellation, Cancellation of Notorious Marks.

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1. Cuestión previa

La obligación o carga que se le impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas y la tendencia actual es hacerlo con mayor rigor. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación sicológica entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca. Las funciones que desempeña la marca y que constituyen su razón de ser sólo se cumplen en la realidad del mercado mediante su uso.

Por otra parte, la existencia de una marca registrada impide el acceso al registro de otros signos iguales o similares, prohibición que sólo se justifica en la medida en que exista un interés real del titular de explotar la marca y se cumpla la función económica que se persigue con ella. También tiene un propósito práctico: descongestionar los registros que llevan las oficinas correspondientes, eliminando todas aquellas marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de Page 83 otras nuevas.1 La Decisión 85 imponía tal obligación y el titular del registro debía acreditar el uso de la marca al solicitar la renovación. La Decisión 486, al igual que lo hacía la Decisión 344, mantiene dicha obligación, pero lo hace a través de otro mecanismo: faculta a cualquier interesado para solicitar la cancelación del registro ante la oficina nacional competente, cuando la marca no ha sido usada, sin motivo justificado, durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación por no uso.

Los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 regulan la materia. El análisis de esta normativa comprende los siguientes puntos:

a. La obligación de uso de la marca.

b. La noción legal de uso de la marca.

c. Las causales de exoneración de la obligación de uso.

d. La acción de cancelación.

2. La consagración legal de la obligación de uso

El artículo 165 de la Decisión 486 establece dicha obligación en los siguientes términos:

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por la licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (...).

La norma contempla varios aspectos que vale la pena comentar:

a. La obligación de demostrar el uso de la marca sólo surge en el momento en que una persona interesada inicie la acción de cancelación correspondiente. Esto quiere decir que si no se presenta tal evento, el registro de la marca conserva plena vigencia y su titular Page 84 no estará obligado a demostrar por su propia iniciativa que ha usado efectivamente la marca.

b. La norma fija el término durante el cual debe acreditarse el uso de la marca, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la acción de cancelación. Textualmente prescribe: "(...) durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación". Podría entenderse que el titular debe demostrar que ha usado continuamente la marca durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación.

Sin embargo, nótese que la norma está redactada de manera negativa: cuando la marca no se hubiese utilizado durante dicho término de tres años. Es decir, que si la marca se usa por un término menor dentro de ese período, habrá interrumpido el término de tres años que se requiere para que prospere la cancelación.

Así se ha interpretado la norma en varios pronunciamientos de las autoridades competentes y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2 sostuvo lo siguiente:

Finalmente, la norma establece que las pruebas deben acreditar el uso de la marca "durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación". Al respecto, esta oficina acoge la interpre-tación que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando sostiene que la ley comunitaria emplea el adverbio de tiempo "durante", que extiende la acción de la forma verbal "no se hubiere utilizado", a todo lo largo del período prescrito. Sin embargo, el Tribunal aclara: "Según las precisiones contenidas en los párrafos anteriores, si el titular de marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz su uso, no podría prosperar la acción de cancelación" (Interpretación Prejudicial 15-IP-99 del 27 de octubre de 1999. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). De manera que si el titular de la marca demuestra el uso eficaz de la misma por un período menor a tres años, interrumpe el término establecido y no prosperará la acción de cancelación por falta de uso.

En consecuencia, el titular siempre gozará de un plazo de gracia de tres años para usar la marca durante su vigencia, que en ningún caso podrá extenderse a una fecha anterior a la notificación de la providencia que conceda de manera definitiva el registro.

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Lo anterior es reafirmado por el segundo inciso de la norma cuando dispone que "no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa".

Es claro entonces que la ley considera que el titular debe disponer de un plazo razonable, no inferior a tres años, para hacer los preparativos y los estudios necesarios para introducir su marca en el mercado.

c. La norma también precisa que el uso de la marca debe ser personal, esto es, efectuado por el propio titular de la marca o por un tercero autorizado por el titular. La autorización puede ser consecuencia de un contrato de licencia, registrado o no, o de cualquier otro tipo de contrato o acto que provenga del titular.

Con la Decisión 486 es claro que el acto o contrato mediante el cual el titular autoriza a un tercero para que use la marca no está sujeto a ninguna formalidad. El hecho relevante y objeto de prueba es la circulación en el mercado del producto o del servicio identificado con la marca en cuestión, pero evidentemente se requiere que el uso sea personal, en el sentido explicado, y tal circunstancia debe acreditarse.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3 interpretó lo dispuesto en la norma en el siguiente sentido:

Adicionalmente, la norma establece que el uso debe haber sido ejecutado por el titular de la marca, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello. Al respecto, esta jefatura considera que no es requisito sine qua non acreditar la transferencia o autorización a un tercero para que se ejecute el mencionado uso; creemos, como lo interpretó la secretaría general de la Comunidad Andina mediante resolución 9, que la propiedad industrial no prevé la cancelación de una marca si ésta viene siendo utilizada de manera efectiva en el mercado; bien dice la resolución: "(...) aun cuando el Derecho sancione la falta de inscripción de ciertos actos jurídicos en casos específicos, ello no puede contradecir la vigencia de una regla general como es la contenida en el artículo 0 de la Decisión 344, que establece que ‘se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca'; es decir, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso".

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Discrepamos parcialmente de la interpretación de la Superintendencia de Industria y Comercio porque si bien es cierto que la prueba de la licencia o de la autorización no puede estar sujeta a ninguna formalidad para efectos de acreditar el uso de la marca, ello no significa que en el caso de que la marca sea usada por un tercero, no deba acreditarse que tal uso haya sido autorizado por el titular.

Recuérdese que el uso debe ser personal y que el efectuado por un tercero sin relación alguna con el titular y sin que medie autorización de este, no resultaría idóneo para cumplir con la carga legal.

d. La norma hace referencia al territorio en el cual la marca debe ser usada y dispone que este puede efectuarse en al menos uno de los países miembros, lo que constituye una excepción al principio de la territorialidad de los registros marcarios, que restringe los efectos de estos al país en que son concedidos. En igual sentido deberían entenderse restringidas las cargas a que están...

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