El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina
| Autor | Carolina Barragán - Miguel Ceballos - Diana Marín - Óscar Tamayo |
| Cargo | Abogado de la Universidad Externado de Colombia, trabaja en Palacio & Ballesteros Ltda - Especialista en derecho de sociedades, trabaja en Espacios Urbanos S.A.; abogado de la Universidad Externado de Colombia - Abogada de la Universidad Externado de Colombia, se desempeña en la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Propiedad ... |
| Páginas | 225-280 |
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carolina barragán, miguel ceballos,
diana marín y óscar tamayo**
introducción
El agotamiento del derecho se erige en una restricción que se impone al titular de
los derechos, quien hasta ese momento tenía pleno control sobre su producto o
corpus mechanicum en el que se encontraban involucrados sus derechos exclusivos y
ahora nada puede hacer frente a terceros que persigan la realización de actividades
comerciales con estos, lo que le genera la imposibilidad de controlar las subsiguientes
distribuciones que se hagan respecto de ellos.
De manera que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, principal-
mente el de distribución, desaparece una vez que el producto sobre el cual recae
es puesto por primera vez en el mercado por el titular del derecho o por un agente
económico que cuenta con su previa autorización.
el agotamiento del derecho a la luz
del derecho comunitario.
unión europea y comunidad andina*
* El presente artículo es producto del trabajo de investigación denominado “Disyun-
tivas nacidas con ocasión de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho”,
desarrollado por el Grupo de Investigación del Departamento de Propiedad Intelectual
de la Universidad Externado de Colombia. El Grupo está integrado por los investigadores
Diana Carolina Marín, José Miguel Ceballos, María Carolina Barragán y Óscar Tamayo,
con el acompañamiento del asesor metodológico William Mantilla, y bajo la dirección
del Dr. Ernesto Rengifo.
** José Miguel Ceballos Delgado, abogado de la Universidad Externado de Colombia,
trabaja en Palacio & Ballesteros Ltda. Contacto: miguelceballos11@hotmail. Óscar
Leandro Tamayo Rey, especialista en derecho de sociedades, trabaja en Espacios Urbanos
S.A.; abogado de la Universidad Externado de Colombia; contacto: osletare@gmail.com
Diana Carolina Marín Naranjo, abogada de la Universidad Externado de Colombia, se
desempeña en la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Propiedad
Industrial, Dirección de Signos Distintivos; contacto: dcmarinnaranjo@gmail.com María
Carolina Barragán Méndez, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especia-
lizada en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la misma
Universidad, trabaja en la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de la
Propiedad Industrial, División de Signos Distintivos; contacto: karonett@hotmail.com
Fecha de recepción: 6 de septiembre de 2012. Fecha de aceptación: 12 de septiembre
de 2012.
Carolina Barragán, Miguel Ceballos, Diana Marín y Óscar Tamayo
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revista la propiedad inmaterial n.º 16 - noviembre de 2012 - pp. 225 - 280
Ahora bien, el agotamiento del derecho supone la existencia de unas prerroga-
tivas en cabeza de un titular que se conocen como “ius prohibendi” o derecho de
exclusividad, las cuales fenecen desde que aquel comercializa su producto.
El acaecimiento del agotamiento del derecho genera para el titular de los
derechos la extinción de las facultades exclusivas que el ordenamiento jurídico
le otorgara en un primer momento para proteger los intereses provenientes de
su actividad creativa y se erige, por tanto, como una limitante al ejercicio de los
mismos en aras de permitir un tráfico comercial ajeno a prácticas monopolísticas
que impidan la libre competencia.
i. concepto y antecedentes del agotamiento del derecho
El agotamiento del derecho tuvo su origen en la jurisprudencia, y fue solo años
después que la legislación entró a regular la materia1. Los primeros pronuncia-
mientos jurisprudenciales definían el agotamiento del derecho como una facultad
del titular de un derecho ligado a un ámbito territorial. En efecto, el juez alemán
kölher2, en uno de los primeros casos que habla de esta materia, propuso el agota-
miento como una facultad de un titular del derecho, consistente en la exclusividad
de comercializar por primera vez su producto por sí mismo o por la persona por
este autorizada en un territorio determinado. Sin embargo, el juez no consideró
que esta facultad fuera absoluta y perdurable en el tiempo, sino que entendió que
una vez puesta en ejercicio con el consentimiento del titular esta se vería limitada
y por ende agotada (sentencia Kölnisch Wasser del 28 de febrero de 1902).
La limitación a la facultad del titular suponía que esta operara sin la necesidad
de que fuera invocada por el mismo titular o por un tercero, creándose como una
regla destinada a operar de pleno derecho y cuya aplicación surgía con el hecho
mismo de que el titular ejerciera la potestad de comercializar por primera vez su
producto.
1. ernesto rengifo garcía. “Abuso de posición dominante en la propiedad intelec-
tual”, disponible en: [www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=view&i
d=16&Itemid=40]. Señala el autor: “[El agotamiento del derecho es] un remedio creado
por la jurisprudencia inicialmente y después por la legislación contra el posible ejercicio
abusivo de los derechos de propiedad intelectual que puedan impedir la libre circulación
de mercancías: una persona que legítimamente coloca en un país un producto o servicio
protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio
reingrese al país nuevamente de manera legal, ya que se considera que su derecho se ha
agotado en el momento en que dispuso legalmente del mismo”.
2. En este fallo se señaló: “La eficacia de la patente consiste en que en el territorio
nacional nadie, excepto el titular de la patente (y aquellas personas a quienes él haya
autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello tam-
bién se agota el efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e
introducido en el comercio su producto bajo esta protección que excluye la competencia
de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con
ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna a su titular la facultad de prescribir
las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con sus productos” . Citado
en [http://biopropiedad.tripod.com/patagot.htm#_ftnref7].
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Esta regla jurisprudencial pretendía, por un lado, proteger el monopolio en
manos del titular, ya que sin su consentimiento no se podría en ningún momento
subrogar el ejercicio del derecho, pero a la vez buscaba que este monopolio no
fuera perpetuo sino que se agotara por el hecho de su puesta en ejercicio, para que
se pudieran beneficiar otros agentes del mercado.
En este sentido, cordero álvarez sostiene que en este caso “[s]e planteaba el
problema de evitar que el titular de una patente pudiera restringir la comercializa-
ción de los productos en los que se incorporase la misma, pues tal y como estaba
diseñada la norma era un derecho con el que el titular contaba, y por tanto, se hacía
necesario impedir limitaciones a la libre circulación en el territorio nacional en un
país recientemente unificado” (cordero álvarez, 2006, p. 17). La solución a esta
disputa consistió en establecer la doctrina del agotamiento del derecho, que en ese
momento fue denominada “conexión de las formas de explotación”.
A partir de dicho pronunciamiento se han venido estructurando los elementos
actuales de esta figura en materia de patentes. Así, hoy en día el agotamiento im-
plica que el derecho de distribución que otorga la patente se agote tras la primera
puesta en circulación del producto patentado en el mercado, siempre que en dicha
comercialización medie el consentimiento de su titular.
En relación con el concepto de agotamiento, y de acuerdo con las raíces eti-
mológicas del término, este proviene del verbo “agotar” (del lat. eguttãre, de gutta,
“gota”), que significa: gastar del todo, consumir. Para efectos de este artículo, se
entenderá que se refiere a la extinción de los legítimos derechos del titular de los
derechos de propiedad intelectual.
Ahora bien, el agotamiento del derecho encuentra en la doctrina diversidad de
definiciones; a continuación se citan alguna de ellas.
castro garcía señala:
[El agotamiento del derecho se traduce en] que el derecho exclusivo del que goza un
titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en el que él
introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que estén prote-
gidos por dicho derecho. Con la primera comercialización el derecho de propiedad
intelectual “se agota” de manera tal que los productos introducidos en el mercado
podrán ser objeto de posteriores actos de comercialización sobre los cuales el titular
original no podrá ejercer ningún control. (castro garcía).
Por su parte, cordero dice:
El agotamiento se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad inte-
lectual, supone un límite a la extensión del derecho de exclusiva, ya que la exclusiva
no abarca la posibilidad de controlar la comercialización del producto que incorpora
este derecho. Así, una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad
intelectual ha sido comercializado por su titular o por otros con su consentimiento,
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