Caso Bilski
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A propósito de las grandes discusiones que existen en materia de propiedad
intelectual se halla la relacionada con la patentabilidad o no de los métodos de
negocios. Por la trascendencia de la misma y por la incidencia que podrá tener
en los países en desarrollo se ha traducido la sentencia de la Suprema Corte de
los Estados Unidos de 28 de junio de 2010, conocido como el caso Bilski, en la
que dicho órgano se ocupa de la discusión y en la cual como punto para destacar
–si bien hay coincidencia de todos los magistrados en la decisión final en el sen-
tido de que un sistema o metodología para minimizar los riesgos en las compras
de “commodities” no es materia de patentes–, aparecen tres posturas diferentes
respecto de la justificación de la inadmisión. Eso es lo que hace particularmente
provechoso y polémico. Su contenido íntegro se publica para que sea objeto de
análisis y discusión por parte de la comunidad jurídica dedicada al apasionante y
cambiante tema de la propiedad inmaterial.
sentencia de la suprema corte de los estados unidos
del 28 de junio de 2010: bilski et al. v. kappos, subsecretario
de comercio para la propiedad intelectual
y director de la oficina de marcas y patentes
suprema corte de los estados unidos
resumen
bilski et al. v. kappos, subsecretario de comercio para la propiedad
intelectual y director de la oficina de marcas y patentes1
Sobre auto elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cir-
cuito Federal
1. Tomado de la siguiente dirección electrónica:
http://www.supremecourt.gov/
Expediente
n.º 08-964
caso bilski
reista la roiedad inmaterial n.º 15 - noiembre de 2011 - . 235 - 282
Leopoldo Villar
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reista la roiedad inmaterial n.º 15 - noiembre de 2011 - . 235 - 282
caso bilski
n.º 08-964
discutido el 9 de noviembre de 2009
decidido el 28 de junio de 2010
La solicitud de patente busca proteger un invento reivindicado por los peticionarios
que explica la forma como los compradores y vendedores de productos básicos
en el mercado energético pueden protegerse, o ampararse, contra el riesgo de los
cambios de precios. Las principales reivindicaciones son: reivindicación 1, que
describe una serie de pasos que enseñan cómo evitar el riesgo, y la reivindicación 4,
que traduce el concepto de la reivindicación 1 en una simple fórmula matemática.
Las otras reivindicaciones explican cómo se pueden aplicar las reivindicaciones
1 y 4 para permitir a los abastecedores y consumidores de energía minimizar los
riesgos derivados de las fluctuaciones de demanda en el mercado. El examinador
de patentes rechazó la solicitud sobre la base de que el invento no se emplea sobre
un aparato específico, sino que solamente manipula una idea abstracta y resuelve
un problema puramente matemático. La Junta de Apelaciones e Interferencias de
Patentes concordó y sostuvo. El Circuito Federal, a su vez, afirmó. La corte en
banc rechazó su examen previo para determinar si un invento reivindicado era un
“proceso” patentable según la Ley de Patentes, 35 U. S. C. §101 -i.e., si el invento
producía un “resultado útil, concreto y tangible,” ver, e.g., State Street Bank &
Trust Co v. Signature Financial Group, Inc., 149 F. 3d, 1368, 1373- y sostuvo, en
cambio, que un proceso reivindicado es elegible para patentar: (1) si está atado
a una máquina o un aparato particular, o (2) si transforma un artículo particu-
lar en una cosa o estado diferente. Al concluir que este “examen de máquina o
transformación” es el único que determina la elegibilidad de un “proceso” para
ser patentado según &101, la corte aplicó el examen y decidió que la solicitud no
era elegible para patente.
Opinión: El juicio es confirmado.
545 F. 3d 943, confirmado.
El magistrado Kennedy presentó la opinión de la Corte, excepto las Partes ii-B-2 y
ii-C-2, concluyendo que el invento reivindicado por los peticionarios no es elegible
para patente, pp. 4-8, 10-11, 12-16.
(a) La Sección 101 enumera cuatro categorías independientes de inventos o
descubrimientos que son elegibles para patente: los “procesos”, las “máquinas”, las
“manufacturas” y las “composiciones de materia”. “Al escoger estos términos tan
generales… el Congreso claramente contempló que las leyes de patentes tendrían
amplio alcance”, Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, 308, con el fin de ase-
gurar que “la creatividad recibiera un estímulo liberal”, id.,en 308-309. Los pre-
cedentes de esta Corte ofrecen tres excepciones específicas a los amplios principios
de §101: “las leyes naturales, los fenómenos físicos y las ideas abstractas.” Id., en
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309. Aunque el texto legal no lo exige, estas excepciones son consistentes con la
noción de que un proceso patentable debe ser “nuevo y útil”. Y, en todo caso, las
excepciones han definido el alcance de la ley como un asunto de stare decisis que
data de 150 años atrás. Ver Le Roy v. Tatham, 14 How. 156, 174. La averiguación
sobre la elegibilidad según §101 solo es un examen inicial. Incluso si un invento
reivindicado califica en una de las cuatro categorías, también debe satisfacer “las
condiciones y los requerimientos de este título”, §101(a), incluyendo la novedad,
ver §102, la no obviedad, ver §103, y una descripción particular y completa, ver
§112. El invento del que se trata es reivindicado como un “proceso”, que §100(b)
define como un “proceso, arte o método, e incluye un uso nuevo de un proceso,
máquina, manufactura, composición de materia o material conocidos”, pp. 4-5.
(b) El examen de máquina o de transformación no es el único para la elegibili-
dad de patente según §101. Los precedentes de la Corte establecen que, si bien ese
examen puede ser una guía útil e importante o una herramienta de investigación,
no es el único para decidir si un invento es un “proceso” elegible para patente
según §101. Al afirmar lo contrario, el Circuito Federal violó dos principios de
interpretación legal: las Cortes “no deben leer en las leyes de patentes limitaciones
y condiciones que la legislatura no ha expresado”, Diamond v. Diehr, 450 U. S.
175, 182, y, “a no ser que estén definidas de otra manera, las palabras serán inter-
pretadas por su significado ordinario, contemporáneo y común”, Ibid. La Corte
desconoce cualquier significado ordinario, contemporáneo y común de “proceso”
que exija que éste se encuentre atado a una máquina o a la transformación de un
artículo. El demandado Director de Patentes urge a la Corte leer las otras tres
categorías patentables de §101 como limitando el “proceso” a una máquina o a
transformación. Sin embargo, la doctrina de noscitur a sociis no es aplicable aquí,
pues §100(b) ya define “proceso” explícitamente, ver Burgess v. United States, 553
U. S. 124, 130, y nada sobre la inclusión de esas otras categorías en la sección
sugiere que un “proceso” deba estar atado a una de ellas. Finalmente, el Circuito
Federal concluyó incorrectamente que esta Corte ha aprobado el examen de má-
quina o transformación como el único. Sentencias recientes muestran que nunca
se pretendió que el examen fuera exhaustivo o exclusivo. Ver, e.g., Parker v. Flook,
437 U. S. 584, 588, n. 9, pp. 5-8.
(c) La Sección 101 impide, igualmente, una lectura de la palabra “proceso”
que excluya categóricamente los métodos de negocios. La expresión “método”
dentro de la definición de proceso de §100(b), al menos como asunto textual y
antes de consultar otras limitaciones de la Ley de Patentes y precedentes de esta
Corte, puede incluir por lo menos algunos métodos de hacer negocios. La Corte
desconoce cualquier argumento de que el “significado ordinario, contemporáneo
y común”, Diehr, supra, en 182 de “método” excluya los métodos de negocios.
Tampoco es claro lo que acarrearía una excepción del método de negocios o si
ésta excluiría tecnologías para hacer negocios más eficientemente. El argumento
de la exclusión categórica es aún más socavado por el hecho de que la ley federal
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