Marcas farmacéuticas: un remedio para su regulación
| Autor | Fredy Sánchez Merino |
| Cargo | Abogado, magíster en Propiedad Intelectual, graduado en la Universidad de La Habana, docente de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, y consultor en Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Barranquilla |
| Páginas | 53-76 |
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marcas farmacéuticas:
un remedio para su regulación
fredy sánchez merino*
I. Introducción
El objetivo del registro de las marcas (como registro constitutivo al fin) ha sido
siempre la adquisición y reconocimiento al titular de la marca de un cúmulo
de derechos que le van a permitir no solo la utilización exclusiva del signo, sino
también la posibilidad de defender estos derechos frente a terceros. En conse-
cuencia, el registro de una marca debe impedir que otro signo similar o idéntico
acceda a esta misma protección, lo cual no solo obedece al respeto de los dere-
chos exclusivos del titular previo, sino a la salvaguarda de los consumidores en
el mercado, para que estos no incurran en un riesgo de confusión/asociación. Es
evidente entonces que cada registro de marcas crea un micromonopolio sobre el
signo en cuestión, motivo por el cual se ha de ser muy cuidadoso con respecto a
qué signos acceden o no al registro, y este es precisamente uno de los roles de las
oficinas de propiedad industrial en cada ordenamiento jurídico.
Para su acceso al registro, el signo debe contar con una serie de requisitos que
son relativamente comunes en todas las legislaciones, y además debe estar exento
de incurrir en otras tantas prohibiciones de carácter absoluto o relativo. Dentro de
estas prohibiciones existe una muy particular, que en la Decisión can 486/2000
aparece tratada en el artículo 135 f) que hace referencia a la negativa de acceso al
registro a aquellos signos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación
que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.
* Abogado, magíster en Propiedad Intelectual, graduado en la Universidad de La Haba-
na, docente de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, y consultor en
Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Contacto: fredex86@
gmail.com
Fecha de recepción: 4 de abril de 2015. Fecha de aceptación: 30 de abril de 2015. Para
citar el artículo: Sánchez Merino, F. Marcas farmacéuticas: un remedio para su regulación.
Revista La Propiedad Inmaterial n.º 19, Universidad Externado de Colombia, enero-junio,
2015, pp. 53-76. DOI: 10.18601/16571959.n19.03
Fredy Sánchez Merino
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eit oiedd intei n.º 19 - eneo-junio de 2015 - . 53 - 76
El fundamento de esta prohibición es bastante simple: el signo genérico, co-
mo explica el propio artículo en cita, designa al producto o servicio que pretende
proteger, y en consecuencia el signo per se responde a la pregunta: ¿qué es? De este
modo, la denominación “bicicleta” será genérica para bicicletas, “gafa” para gafas,
y así sucesivamente; de manera que sería absolutamente incomprensible que se
le otorgara a un determinado sujeto el monopolio sobre una denominación que
debería ser de libre disposición.
El criterio determinante para asignar a un signo el carácter de genérico es el
significado que el mismo posea para los productores y consumidores según el len-
guaje común y las costumbres constantes del comercio. Es importante señalar que
dentro de las denominaciones genéricas se incluyen aquellas que con una grafía
especial son el equivalente gráfico o fonético de una denominación genérica; y
de igual forma se aprecia en el caso de los signos figurativos.
a. Marcas farmacéuticas
En este orden, resulta que las sustancias farmacéuticas pueden ser identificadas
de tres maneras: con el nombre químico, el nombre genérico y la marca. Los
nombres genéricos viabilizan su uso ya que las hacen más fáciles de recordar y
de manipular a nivel de lenguaje por parte de un público que en su mayoría no
tiene por qué dominar la terminología química o farmacéutica. La marca, como
sabemos, es aquel signo (o la combinación de estos) destinado a distinguir pro-
ductos y servicios de sus similares en el mercado1. A resultas de que un mismo
producto pueda ser llamado de tantas maneras, no son pocos los casos en los que
un nombre y otro coinciden, específicamente la marca y la denominación genérica
del medicamento. Ello ocurre porque los productores prefieren usar nombres o
partes de estos que cuentan con una aceptación por parte del público al que va
dirigido el producto. Cuando esto ocurre se desencadenan una serie de proble-
mas que van desde la interrupción de toda una dinámica de nombramiento de
productos farmacéuticos (que explicaremos más adelante) hasta una confusión
en los consumidores que entraña un riesgo bastante alto.
Por lo general, cuando una marca es idéntica a la denominación genérica
del producto que está cubriendo (incluidos los farmacéuticos) es rechazada en el
registro sobre la base de la prohibición absoluta antes mencionada. No obstante,
pudiera darse el caso de que la marca no fuera el nombre genérico de la sustancia,
y estuviera exenta de esta prohibición, pero en cambio contuviera elementos en
su composición que la hicieran similar a alguna de estas denominaciones gené-
ricas, incurriendo en alguna prohibición relativa. Entonces, además del corres-
1. Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ma-
drid, 2004.
pi Rev Propiedad Inmaterial 19_final.indb 54 7/9/15 2:07 PM
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