¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?
| Autor | Carlos Andrés Delvasto Perdomo |
| Páginas | 36-70 |
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Carlos Delvasto*
Universidad Javeriana de Cali (Colombia)
REVISTA DE DERECHO
N.º 43, Barranquilla, 2015
ISSN: 0121-8697 (impreso)
ISSN: 2145-9355 (
on line
)
artículo de investigación
* Profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana (Cali, Colombia). Abogado de
la Universidad San Buenaventura (Cali), magíster en Derecho Económico de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana (Bogotá) y máster en Leyes (LL.M.) de la University of Illinois en Urbana-
Champaign. cdelvasto@javerianacali.edu.co
¿Puede una marca notoriamente conocida
o famosa existente en un país extranjero
tener validez en Estados Unidos?
Are Foreign Well Known Trademarks
legally binding in United States?
http://dx.doi.org/10.14482/dere.43.6228
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revista de derecho, universidad del norte, 43: 36-70, 2015
ISSN: 0121-8697 (impreso) • ISSN: 2154-9355 (on line)
Fecha de recepción: 31 de marzo de 2014
Fecha de aceptación: 7 de mayo de 2014
Resumen
En la mayoría de países del mundo las marcas notoriamente conocidas son
protegidas, probablemente debido a la existencia de tratados internacionales
que han promovido su protección, como en efecto ocurre en virtud del ar-
tículo 6 bis del Convenio de París. No obstante, en las Cortes de Circuitos
de Estados Unidos de Norteamérica el tema parece no ser del todo claro,
pues existe cierta ambigüedad con respecto a si la protección de una mar-
ca notoriamente conocida extranjera se encuentra o no incorporada en la
Lanham Act. Este artículo desarrolla la anterior problemática a partir de
la pregunta inicial y en el proceso se aproxima a las principales doctrinas
jurídicas que abordan el derecho de marcas de Estados Unidos, y concluye
que por el momento existe un conicto entre los tratados internacionales
que ha suscrito Estados Unidos y el Lanham Act.
Palabras clave: marcas extranjeras notoriamente conocidas no regis-
tradas, doctrina de marca famosa, artículo 6 bis Convenio de París,
derecho de marcas en Estados Unidos, Lanham Act, marca Éxito.
Abstract
Well-known trademarks are protected in almost all countries in the world,
probably due to the existence of international treaties that have promoted
their protection since the XIX Century. Actually article 6 bis of the Pa-
ris Convention requires members to oer certain protection to well-known
marks. However, in the United States there seems to be divergence in the de-
cisions of Circuits Courts that have answer this question, particularly, be-
cause is not clear whether Well-Known foreign trademarks is incorporated
in the “Lanham Act”or not. This paper addresses the following question
and in the process acknowledges the main legal doctrines of trademark law
in the United States, concluding, that there is a conict between internatio-
nal treaties, particularly with the enforcement of the article 6bis of the Paris
Convention and the Lanham Act.
Keywords: unregistered well-known, marks famous marks doctri-
ne, article 6 bis Paris Convention, United States trademark, Lanham
Act, Éxito trademark.
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Carlos Delvasto
revista de derecho, universidad del norte, 43: 36-70, 2015
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INTRODUCCIÓN
En 1949, a los 21 años de edad, Gustavo Toro Quintero, emprendedor e
innovador colombiano de la región de Antioquia, fundó el Éxito, dedi-
cado inicialmente a la venta de confecciones, y posteriormente amplió
el negocio a otro tipo de ventas, incluyendo abarrotes o bastimentos; el
nombre se debe a que un amigo del fundador lo sugirió como marca
para su negocio (Cámara de Comercio de Medellín, 2010). Hoy en día
el pequeño negocio de 1949 fundado en el barrio Guayaquil en Mede-
llín (Colombia) se ha convertido en una gran cadena minorista con una
plataforma de 200 puntos de venta a través de la marca Éxito y más de
400 con otras marcas.
Es posible considerar la marca Éxito como una marca famosa en el
mercado colombiano y en la comunidad latinoamericana que tiene re-
lación u origen con Colombia, no obstante, la misma no se ha usado o
registrado en Estados Unidos de Norteamérica (en adelante Estados
Unidos) (Cámara de Comercio de Medellín, 2010).
Por otra parte, imagínese que en Estados Unidos un empresario decide
aprovechar parte de esa buena reputación que el Éxito ha forjado des-
de 1949 en Colombia y abre una cadena de supermercados de abarro-
tes en el Estado de Nueva York, exactamente en Manhattan y el Bronx,
utilizando la misma marca Éxito de Colombia, evidentemente el objeti-
vo es piratear la marca y ser un free rider de la buena reputación y per-
cepción del Éxito de Colombia, lo cual generaría confusión al público1.
1 El problema de free rider se asocia con la existencia de bienes públicos, pues generalmente
así es como se dice a quienes no pagan por el consumo de un bien público. Para entender mejor el
concepto obsérvese un ejemplo dado por Cooter, R., & Ulen, T. (2007): “Imagínese que tranvía tie-
ne instalado un medidor eléctrico y que, para hacer que el tranvía se mueva, los pasajeros deben
depositar dinero en el medidor. Los pasajeros advertirán que quienquiera que pague proveerá un
viaje gratis a todos los demás. Es posible que algunos pasajeros depositen en el medidor todo el
dinero necesario, algunos depositarán algo de dinero, pero no el total, y algunos no depositarán
nada. Debido a los polizones o “free rider”, no se depositará suficiente dinero en el medidor, de
modo que la compañía de tranvías proveerá menos tranvías que los requeridos por la eficiencia”
(p. 109).
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