Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial - Núm. 10-1, Junio 2008 - Estudios Socio-Jurídicos - Libros y Revistas - VLEX 51340908

Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial

AutorSergio E. Villamizar Villar
CargoAbogado rosarista, consultor en propiedad industrial, competencia y derecho regulatorio
Páginas266-306

Abogado rosarista, consultor en propiedad industrial, competencia y derecho regulatorio; mención de honor, tesis: Objetivación de la prueba en derecho marcario. Máster en Derecho de los negocios, Madrid. Correo electrónico: sergiovillamizar@hotmail.com. Bogotá, Colombia.

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Introducción

La competencia económica moderna demanda una estructura jurídica dinámica, que será el soporte de una estructura económica organizada. Esta estructura jurídica debe generar para los competidores garantías que les permitan ejercer libremente y en condiciones de igualdad su actividad económica; y para los consumidores, las garantías propias de una economía de mercado.1

En este mismo sentido, el Estado y los miembros del Acuerdo de Cartagena, como garantes de tal ejercicio, deben proteger la leal competencia, los derechos de los consumidores y garantizar oportunamente los derechos de propiedad industrial, para lograr un equilibrio en el cual ninguno de los elementos se vea afectado ex-ante por el planteamiento Page 267 jurídico y las circunstancias propias de un mercado común,2 ni ex-post, por las decisiones jurídicas judiciales o administrativas en materia comercial, decisiones que pueden afectar la competencia económica a través de las relaciones entre los participantes de un mercado, empresas y comerciantes, su relación con los consumidores y los derechos mercantiles contrapuestos en tal ejercicio.

Un sistema jurídico de tal magnitud requiere que los elementos e instrumentos administrativos, judiciales y legales, así como comunitarios, se encuentren integrados de manera armónica y que tal armonía refleje beneficios para los participantes del sistema, principalmente para los consumidores.

El sistema actual enfrenta diferentes problemas, por ejemplo: la distintividad, entendida como la garantía de arbitrariedad de los signos en un mercado común, no está siendo garantizada por la administración ni por los jueces, y en muchos casos por los comerciantes y empresas, lo cual vulnera el derecho común a la leal competencia, el derecho de los titulares de marcas a la exclusividad3 y el de los consumidores a no ser engañados. Asimismo, la diversidad normativa relativa a los signos distintivos dificulta la uniformidad, afectada ya por la diversidad del objeto jurídico destinatario de la protección: la marca.

La excesiva subjetividad del fallador crea confusión en el mercado, al tiempo que impide la aplicación cabal de algunas causales de irregistrabilidad de la norma comunitaria y vulnera el principio de in dubio pro signo priori debido a la ausencia de especialización y de una actitud adecuada del operador jurídico, al desconocimiento de los modelos social y profesional modernos y a la falta de estudio sobre espacios semióticos o de mercado. Se generan así imprecisiones en diferentes momentos del procedimiento que se potencian al interactuar con otras decisiones jurídicas.

La ausencia de tal uniformidad impide la creación de criterios comunes en torno a la marca y su distintividad, al igual que impide la apreciación uniforme de la prueba, con carácter objetivo, que establezca un modelo jurídico común y un límite entre confundibilidad y distintividad, sin contar con una oferta privada de justicia, como lo es el arbitraje comercial. Page 268

Aunque el derecho probatorio ofrece las herramientas para superar este vacío, lo que debe cambiar es el sistema operativo relativo a la propiedad industrial, el cual, según mi criterio, requiere siete principios para que funcione de manera adecuada:

  1. Contexto de registro jurídico apropiado.

  2. Naturaleza y norma jurídica uniforme.

  3. Modelo social.

  4. La inducción a error como espacio semiótico.

  5. Modelo moderno de fallo.

  6. Juez comercial y actitud comercial.

  7. Simultaneidad.

Veremos cómo en Colombia y en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) existen problemas que atentan contra cada uno de los principios, impiden que el sistema sea óptimo y afectan la coherencia de los derechos de propiedad industrial, lo cual será el principal obstáculo en el momento en que los derechos de propiedad industrial de la CAN se integren como bloque en un solo registro.

1. contexto de registro jurídico apropiado para el examen marcario

La marca nace por el uso de un signo marcado físicamente, que señala el origen. Como primer antecedente hablamos de los ladrillos egipcios; luego, de la cerámica romana; y de manera registrada, el whiskey con el nombre "marcado" del destilador.4 El uso de ese signo concedía su titularidad. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la oficina nacional competente en Colombia para el registro y protección de la propiedad industrial.

La propiedad industrial, como disciplina económica, concede prerrogativas exclusivas de explotación económica a los titulares de derechos sobre creaciones novedosas que tengan incidencia específica en los Page 269 aspectos industriales;5 la ostentación de un signo distintivo ofrece también protección estatal al titular de este, garantizándole el derecho exclusivo a explotarlo, de ahí su importancia.

En la actualidad, el sistema de uso se mantiene junto al sistema de registro o atributivo, en el cual el Estado, a través de la SIC, atribuye el derecho a usar una marca cuya expresión permite al titular ubicar junto a la marca una R dentro de un circulo ® -TM o "Trade Mark" en el sistema anglosajón6-, lo cual es un aviso público de exclusividad en la explotación económica de tal signo e informa la prohibición de que sea utilizado por un tercero; busca disuadir a aquellos que la quieran imitar, ya que tal ® hace publica la protección otorgada por la SIC y garantizada por el Estado.

El derecho exclusivo y protegido aludido es posible a través de dos principios, el in dubio pro signo priori y el ius prohibendi. El primero es una presunción legal al signo solicitado con anterioridad temporal, y el segundo una prohibición de uso una vez concedido el derecho; así su titular adquiere el poder para oponerse a que materialicen o usen su signo. Ambas protecciones recaen sobre una característica esencial de la marca, su distintividad.

El Tribunal Andino ha señalado la obligación de "cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo7 del signo, y resolver sobre su registrabilidad",8 y asimismo ha señalado: "Los exámenes sucesivos de fondo del signo y su registrabilidad son atribuciones de la Administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es efecto de ejercer su atribución". Page 270

Es claro que el mismo Tribunal reconoce un amplio margen de error en el cotejo de las marcas, por la ausencia de criterios uniformes, a lo cual la SIC alega que su facultad discrecional se vería comprometida si se constituyera una unidad de fallo, y que debe adoptarse un modelo que mantenga la facultad discrecional de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El método actual de registro de la SIC, aunque busca evitar el registro de marcas similares, posee dos problemas: 1. Interno y 2. De mercado. El interno es la posibilidad de que la división de signos distintivos pase por alto la similaridad con otra marca al realizar el examen de registrabilidad9, o bien que la oposición al registro no fuese exitosa,10 aun si los argumentos de la oposición son acertados,11 ya que los examinadores pueden diferir en cuanto a la comparación de marcas comerciales.

El problema de mercado consiste en la utilización en el mercado de signos que difieren de los signos consignados en los certificados concedidos por la SIC, un claro fraude a la ley y al mercado. El fraude consiste en el uso de la ® sin derecho atribuido alguno, o en el uso de un signo similar al concedido, haciendo alusión indebida al registro otorgado que deriva la protección estatal, utilizando la ®; así, el mercado cree erróneamente que tales signos están protegidos.

Los comerciantes desleales están entonces aprovechando tal diversidad y subjetividad de criterios respecto a la administración para utilizar marcas diferentes a las registradas, bajo el mismo objeto jurídico, o bien para crear marcas similares y lograr su registro, evadiendo la declaratoria de nulidad por parte del juez administrativo. Asimismo, se eluden condenas e indemnizaciones en procesos civiles y penales, debido a la gran dificultad del estudio de antecedentes figurativos y a la ausencia de facultades sancionatorias por parte de la SIC.

Parte de lo anterior se debe a que la SIC posee una gaceta en blanco y negro que, aunque sigue los lineamientos de la abstracción de la Page 271 escuela norteamericana, imposibilita conocer la estructura cromática de las imágenes de marcas registradas; por lo tanto, desde la gaceta existe la posibilidad de confusión. Por ejemplo, en los casos Baileys-Brodway y Absolut-Ivanoff, las marcas concedidas y usadas difieren de la siguiente manera:

(Figuras en Documento Pdf)

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

Fotografía: Diego Zamora. Correo electrónico: dondiego@etb.net.co Page 272

Por lo anterior, la SIC debe afinar su examen, creando un sistema informático de antecedentes figurativos de fácil consulta para el funcionario, junto a la posibilidad de sancionar12 tanto a aquellos que utilicen la ® sin poseer un registro marcario, como a quienes amparen la ® en un signo distintivo similar al concedido en un registro, ya que ambos engañan al...

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