De la dilución marcaria y otros demonios
| Autor | Fredy Sánchez Merino |
| Cargo | Abogado de la Universidad de la Habana |
| Páginas | 29-45 |
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resumen
La dilución marcaria es uno de esos conceptos complejos de la Propiedad Indus-
trial (pi) que figura en la mayoría de las legislaciones y que los titulares no pierden
oportunidad de esgrimir en oposiciones, apelaciones e instancias judiciales.
El origen de la figura es sustancialmente arbitrario y su concepto sumamente
complejo y ramificado. Ello, sumado al impacto del art.16.3 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(adpic), quizá sean los motivos por los que la dilución es irregularmente aplicada
por parte de las oficinas de la propiedad industrial.
En Colombia, también ocurren casos de aplicación excesiva de la figura de
la dilución. Uno reciente, SD2016/0033175, servirá de estudio en el presente
artículo para explicar algunas posturas que laceran el uso de la protección a través
de la propiedad industrial por pequeños y medianos empresarios. El estudio de
caso servirá también para reconocer el delicado balance que existe en la protección
por confusión de las marcas notorias y cómo determinados fallos administrativos
permiten la configuración de una distintividad virtualmente infinita.
Palabras clave: dilución, probabilidad, riesgo, marca notoria, marca famosa, auto
dilución, lujo.
de diucin ci
y oto deonio
* Abogado de la Universidad de la Habana, máster en Gestión de la Propiedad Intelectual. Pro-
fesor titular de Propiedad Intelectual en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Barranquilla
(Colombia). Correo electrónico: fspropiedadintelectual@gmail.com.
Fecha de recepción: 6 de
agosto del 2018. Fecha de aceptación: 24 de octubre del 2018. Para citar el artículo:
Sánchez Merino F. “De la dilución marcaria y otros demonios”, Revista La Propiedad
Inmaterial n.º 26, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2018, pp. 29-45.
doi: https://doi.org/10.18601/16571959.n26.02
30
eit oiedd intei n.º 26 - juio -diciebe de 2018 - . 29 - 45
Fredy Sánchez Merino
of trademark dilution and other deamons
abstract
Trademark dilution is one of those complex concepts of Industrial Property regu-
lated in almost every legislation and that the holders do not waste opportunity to
wield in oppositions, appeals and judicial instances.
The origin of the figure is substantially arbitrary and its concept extremely
deep and branched. This, added to the impact of Art.16.3 of the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (trips), may be the reasons
why trademark dilution is irregularly applied by the Industrial Property Offices.
In Colombia, we can find cases of excessive application of the figure of dilution.
A recent one: SD2016/0033175, will serve as case study for this article to explain
some positions that lacerate the use of protection tools of Industrial Property by
small and medium entrepreneurs. The case study will also serve to recognize the
delicate balance that exists in the supra confusion protection of notorious marks,
and how certain administrative failures allow the configuration of a virtually in-
finite distinctiveness.
Keywords: dilution, likelihood, risk, famous mark, self-dilution, luxury.
1. introducción
Entre los propósitos de este escrito, se encuentran explicar el origen de algunas
categorías como la dilución, su naturaleza jurídica y la forma en que ocasional-
mente se aplica de forma extensiva, la industria del lujo y el papel que desempeña
el riesgo de confusión en la protección reforzada de las marcas notorias. Para ello
se tomará como estudio de caso una solicitud de registro de marca colombiana, a
partir de la cual se analizarán diferentes perspectivas de la notoriedad de la marca, la
correspondencia con la promesa de calidad implícita, la influencia de la industria del
lujo en la protección de marcas notorias y la “importación” y aplicación particular
de la figura de la dilución marcaria del sistema anglosajón de derecho al nuestro.
No cabe duda de que las marcas notorias ameritan una protección diferencial,
una suerte de recompensa que justifique los esfuerzos del titular por lograr un po-
sicionamiento marcario que supera la media del mercado. El estándar internacional
quedó establecido en el Acta de La Haya (1925) que modificó el Convenio de París
(cup), para incluir por primera vez en un tratado internacional la regulación de mar-
ca notoria (art. 6 bis) y que hasta día de hoy se mantiene esencialmente invariable1.
1
1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite,
bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de
fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear
confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime ser allí
notoriamente conocida como una marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio
y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la
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