Sentencia de la suprema corte de los Estados Unidos, del 30 de mayo de 2017: impression products, inc. vs. Lexmark international, inc.
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Suprema Corte de los Estados Unidos
(Resumen)
Impression Products, Inc. vs. Lexmark International, Inc.
Elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal
n.o 15–1189
Discutido el 21 de marzo de 2017
Decidido el 30 de mayo de 2017
Una patente de los Estados Unidos otorga a su titular el derecho de “impedir que
otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta o vendan su invención en todos los
Estados Unidos o la importen a los Estados Unidos”. 35 U. S. C. §154(a). Quien
incurra en una de estas acciones “sin autorización” del titular de la patente podrá
ser responsable de violación de patente §271(a). Sin embargo, cuando el titular
de una patente vende uno de sus productos, el titular de la patente ya no podrá
controlar ese producto al amparo del derecho de patentes –se dice que sus derechos
de patente “se agotan”–. El demandado, Lexmark International, Inc., diseña, fabrica
y vende cartuchos de tóner a consumidores en los Estados Unidos y en otros países.
Posee varias patentes que amparan componentes de esos cartuchos y la forma en
la que ellos son utilizados. Cuando Lexmark vende cartuchos de tóner, les ofrece
dos opciones a los consumidores: una es comprar un cartucho al precio normal,
sin restricciones; la otra es comprar un cartucho con descuento en el “Programa
de Retorno” de Lexmark. A cambio del menor precio, los clientes que compran
* Impression Products v. Lexmark Intern., 137 S. Ct. 1523, 581 U.S. (2017). Bogotá,
D. C., Colombia. doi: https://doi.org/10.18601/16571959.n24.09
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.º 24 - ju - cb 20 17 - . 193 - 212
Leopoldo Villar (trad.)
en el Programa de Retorno deben firmar un contrato en el que se comprometen
a utilizar el cartucho solo una vez y a abstenerse de transferir el cartucho a nadie
distinto a Lexmark. Compañías conocidas como refabricantes adquieren cartuchos
de tóner vacíos de Lexmark –incluyendo cartuchos del Programa de Retorno– de
compradores en los Estados Unidos, los rellenan con tóner y luego los revenden.
Ellas hacen lo mismo con cartuchos de Lexmark que adquieren de compradores en
otros países e importan a los Estados Unidos. Lexmark demandó a varios de estos
refabricantes, incluyendo al demandante Impression Products, Inc., por violación
de patente respecto a dos grupos de cartuchos. El primer grupo corresponde a car-
tuchos del Programa de Retorno que Lexmark había vendido dentro de los Estados
Unidos. Lexmark alegó que, debido a que prohibió expresamente la reutilización
y reventa de estos cartuchos, Impression Products violó las patentes de Lexmark
cuando los renovó y los revendió. El segundo grupo incluye todos los cartuchos
que Lexmark había vendido en otros países y que Impression Products importó a
los Estados Unidos. Lexmark alegó que nunca autorizó a nadie para importar estos
cartuchos, así que, al hacer esto, Impression Products violó sus derechos de patente.
Impression Products solicitó desestimar la demanda con el argumento de que
las ventas de Lexmark, tanto en los Estados Unidos como en otros países, agotaron
sus derechos de patente sobre los cartuchos, de modo que Impression Products
tenía libertad para renovarlos y revenderlos, así como para importarlos a los Estados
Unidos si eran adquiridos en otros países. La Corte de Distrito aceptó la moción
para desestimar la demanda respecto a los cartuchos del Programa de Retorno,
pero la negó respecto a los cartuchos vendidos en otros países. El Circuito Federal
decidió entonces en favor de Lexmark respecto a los dos grupos de cartuchos. Co-
menzando por los cartuchos del Programa de Retorno que Lexmark vendió en los
Estados Unidos, el Circuito Federal sostuvo que un titular de patente puede vender
un producto y retener la facultad de ejercer control sobre él mediante demandas
por violación de patente y restricciones claramente comunicadas sobre el uso pos-
terior a la venta o sobre la reventa. Debido a que Impression Products conocía las
restricciones de Lexmark y esas restricciones no violaban ninguna ley, las ventas
de Lexmark no agotaron sus derechos de patente y podía demandar a Impression
Products por violación de patente. En cuanto a los cartuchos que Lexmark vendió
en otros países, el Circuito Federal sostuvo que cuando un titular de patente vende
un producto en el extranjero no agota sus derechos de patente sobre ese producto.
Lexmark estaba facultada, por lo tanto, para demandar a Impression Products
cuando esta importó los cartuchos que Lexmark había vendido en el extranjero.
El Juez Dyk, acompañado por el Juez Hughes, disintió.
Considerando:
1. Lexmark agotó sus derechos de patente sobre los cartuchos del Programa de
Retorno que vendió en los Estados Unidos. La decisión de un titular de patente
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